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美国专利申请常见问题解答 - 优先权、保密审查、发明人誓言、权要数量、非英文文件
发布时间:2024-08-11 10:51 来源:网络

  众所周知,申请专利很不容易,除了前期撰写花费大量时间外,递交和审查的过程中也可能会遇到各种问题或各类补正。今天我们整理了申请人在申请美国专利时常问的一些问题,继续跟大家分享美国专利申请的小知识。

  1.1中国发明专利申请通过巴黎公约途径进美国,这时如果距离递交优先权申请已经超过12个月,是否能再要求为优先权?

  《美国专利审查指南》[1]指出,通过巴黎公约途径进美国的申请,如要求优先权,需在申请日起4个月内或优先权日起16个月内要求国外优先权,以后到期者为准。逾期的,可以通过缴纳优先权恢复费来恢复优先权。所以,如果超期是可以恢复优先权的,但也要注意,恢复优先权有两个要求:1)之前错过了优先权期限是无意造成的;2)需缴纳请求费用;该笔费用比较高,为2100美元(大实体),高于递交一个美国发明专利的官费[2]。这也从侧面警示着申请人,该期限一定要做好监控,不然会是笔不小的损失。

  这是我们在实务中经常会被问到的问题。我们先看一下中国专利制度中对这部分的规定,《中国专利法》[3]对在后申请人的要求是:1)与在先申请的完全一致;2)是在先申请的申请人之一;或者3)是在先申请人的权利继承人(要求签署权利转让声明)。美国专利制度在申请人这部分的要求与中国专利制度的相关规定类似,不过还另外增加了对发明人的要求。根据美国相关法条的规定[4],1)对申请人的要求:在先国外申请的申请人或申请人的法定代表或者权利继承人需要和美国申请保持一致;2)对发明人的要求:在先国外申请与美国申请有相同发明人或者至少一位共同发明人。由此可见,当在先申请的申请人与美国专利申请的申请人不一致时,我们可以签署权利转让声明使之保持一致。

  举例说明:如果A公司交了一个中国申请,计划通过巴黎公约途径递交美国申请,在此之前签署了权利转让证明(Assignment)转让给B公司,那么B公司就是“其权利继承人”,可以要求该中国申请的优先权。

  在美国产生的发明,如未及时在美国做保密审查就递交了中国申请,还可以补救吗?

  不管是中国还是美国都有专利保密审查制度。美国的保密审查制度[5]严格来说应该称为外国申请许可(Foreign Filing License)制度;简单的来讲,是指在本国产生的发明,未经USPTO允许,不得在本国提出发明专利、外观申请的六个月内向任何外国提出申请。当然,除非你事先获取外国申请许可(也就是通过保密审查)。

  有时候申请人急着交申请,想抢占尽早的优先权日,没来得及提前交保密审查,这样还有机会补救吗?根据美国的相关审查指南[6],可以请求追溯保密审查。请求追溯保密审查的官费与正常请求保密审查一样,为220美元(大实体),不会产生额外官费。

  在美国递交申请,通常是默认提出了保密审查请求的。所以在美国产生的发明,如果先在美国递交申请,会收到受理通知书(Filing Receipt),其中就会直接包括外国申请许可(即无需专门申请Foreign Filing License)。之后,再通过巴黎公约途径进入其他国家不需要额外提保密审查请求。

  Declaration(发明人誓言)可能是申请人在递交美国专利申请时被催的最多的一个文件,原因是不递交Declaration会导致专利申请无法授权。如果在递交美国专利申请时,不能同时递交Declaration,可以后补,但是需要缴纳额外官费。

  通常来说,如果Declaration没能在申请时递交,需要在缴纳授权费前补上。不过针对通过371途径落地的美国申请,如果案件需要提继续审查请求(Request for Continued Examination, RCE),那么需要在提交RCE之前补交Declaration,否则专利会被驳回。

  虽然补交Declaration的期限看似很宽裕,不过我们还是建议申请人不要过于放松警惕,一定要尽早准备及时提交。实务中,我们遇到过美国专利新申请在没有提优先审查的情况下,递交后3个月内便收到了授权缴费通知书。熟悉美国专利流程的都知道,此时留给申请人的时间仅有3个月,并且不可延期。

  关于Declaration的介绍,七星天之前写过专门的文章介绍,可以移步其中的“ 美国专利申请中的几种需签署的文件简介(中)--Oath Or Declaration ”来了解更多。

  美国专利制度和中国专利制度中对权要的要求及超权的规定不太一样。如,中国专利制度中只规定了免费的权要总数(免费的权要总数为10条,超过的每条150元),而美国专利制度中对权要的规定更细,既有对总数的要求,也有针对不同权要类型费用的要求。具体的,美国专利申请制度中对免费部分的规定为,权要总数不得超过20条,独权不得超过3条,不能有多重从权。权要总数超过20条的,每超1条加收100美元,独权每超一条加收480美元,包含多重从权的加收860美元[7]。

  举个例子,假设一件美国申请中有24条权要,其中4条独权则总的超权费为4*100+480=880美元。而申请一件美国发明专利需要的基础官费为1820美元,所以,这里的超权费用已经接近正常官费的一半了。因此,在实务中往往申请人会要求删除部分权要,把权要数目限制在免费的范畴之内。

  这也是在实务中我们经常碰到的情况之一。根据《美国专利审查指南》[8],申请人如果需要马上递交美国专利申请,但是来不及准备英文翻译了,可以直接递交非英文版说明书和权要,之后补交翻译件,只不过这样会产生一笔额外的官费,目前为140美元。

  通常,如果我们递交的申请文件是非英文的,美国专利商标局下发受理通知书之前会下补正官文,要求递交英文的翻译稿,期限为官文下达日两个月内或优先权日起32个月内(适用于371落地美国的情况),取后到期者。该期限可再申请延期,缴纳对应的延期费即可,最多再延5个月。

  以上是我们总结的一些美国申请中的常见问题。美国申请整体流程是比较复杂的,申请人经常会遇到各种各样的问题,我们也会时时总结实务中的经验,以后有机会再和大家一起分享。

  [7]USPTO fee schedule:;另外,多重权属权要的计数也比较复杂,很可能会造成表面是一条权要,计数却被算成很多条的状况;这个计数的结果也会加到总的权要数上来计算超权费用。所以强烈建议美国申请不要包括多重权属权要。